Resolución 00525-2013

Esbozado lo anterior, procede de seguido examinar lo que acontece en autos.** * * * * * * * * * *

De conformidad con lo expuesto en el considerando que precede, considera este Tribunal que lleva razón la apelante en sus agravios. Para esta Cámara, contrario a la consideración del A quo en su sentencia, los actos que la accionante le endilga a la accionada en la demanda sí son configurativos de competencia desleal. En efecto, a tono con lo se desprende del mérito del proceso, se tiene acreditado en autos que la accionante, MR STEAM INCORPORATED S.A., es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil desde el 2 de agosto de 1973 dedicada a prestar servicios de limpieza de muebles, alfombras y tapicerías, tanto para vehículos, como para casas de habitación y para la industria en general. Que para el mercadeo y publicidad de su actividad comercial, tanto a nivel de marca como de nombre comercial, el distintivo característico desde su fundación ha consistido en la imagen de una nube de vapor, la cual ha venido evolucionando y actualizándose, agregándosele elementos como colores y diseños más modernos. Hoy en día, el aludido distintivo debidamente inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial, consiste en la imagen de una nube de vapor con un sombrero de copa, una línea semicircular a modo de sonrisa, una varita con unas líneas a modo de rayos, junto con las palabras *“[Nombre1] * ” , ó. “ [Nombre1] ”. Sin duda entonces, estamos frente a una empresa que a lo largo de más de tres décadas ha logrado posicionar frente al público consumidor una reputación, un prestigio, y además su marca, su nombre comercial y, en general, sus signos distintivos dentro del ramo de empresas dedicadas a ofrecer los servicios de limpieza antedichos. Como se verá, de ese prestigio se ha aprovechado la parte demandada para captar clientela en forma indebida. En efecto, consta acreditado en autos que a finales de los años noventas, don [Nombre2]   , socio fundador de la empresa accionada, trabajó como ejecutivo de cuentas de la empresa denominada F & G Comunicación Internacional y desde ese puesto coordinó y manejó toda la publicidad que para su mercadeo la accionante desplegaba en los diferentes medios de información. Luego de un periodo de trabajar ahí, renunció para trasladar su residencia a Panamá pero después de residir algunos años en ese país regresó nuevamente a Costa Rica en el año 2001 por lo que en este año fue contratado por la demandante para que se desempeñara inicialmente como chofer y posteriormente como recepcionista, puesto que ocupó hasta su renuncia en el mes de diciembre del año 2002. No ha negado la parte demandada que cuando ocupó el indicado puesto de recepcionista, además de permitirle identificar el segmento de mercado al que estaba dirigida la oferta de la empresa accionante, don [Nombre2]   tuvo acceso directo al banco o lista de los clientes de ésta, con la cual se prohijaba el cómo y donde localizarlos junto con sus requerimientos en cuanto al servicio prestado. En particular, tuvo acceso a la base de datos y a toda la información de las denominadas “boletas de llamada” que contienen, en forma clasificada a partir del número telefónico de cada cliente, toda la información relacionada con los tipos de servicio que ha requerido, los medios para su localización e información personal de cada uno de ellos. Además, tuvo acceso a la copia física de dichas boletas que se guardaban en los archivos de la accionante. Ahora bien, tal y como lo dice la apelante, el mérito del proceso permite inferir toda una maquinación fraguada por la parte accionada para competir deslealmente contra la parte actora y esto se afirma por los siguientes elementos fácticos acreditados. Sin que se precise fecha exacta pero si cuando aún don [Nombre2]   laboraba todavía para la accionante, éste junto con un tercero de nombre [Nombre3]   quien también había trabajado como contador de aquélla -la demandante-, se asociaron en una empresa que denominaron STAR CLEAN DE COSTA RICA S.A. con el propósito de brindar los mismos servicios de limpieza a que se dedicaba la demandante para lo cual utilizaban los listados de teléfonos de clientes pertenecientes al banco de datos de esta última. Su modus operandi consistía en contactar vía telefónica a los potenciales clientes a partir de tales listados. Al respecto dice el testigo [Nombre4]    a folio 371: “Conozco al señor [Nombre2]   , el trabajó para la parte actora Mr. Steam. Se que tenía muchos años de trabajar, creo que él era el encargado (sic)* programar trabajos para clientes, recibir clientes y llamadas de clientes importantes. No se la fecha exacta cuando renunció a Mr. Steam, si se que cuando empecé a trabajar con él, para la empresa Star Clean, él todavía estaba laborando para Mr. Steam. El para Star Clean era como socio o gerente, estaba con otro muchacho [Nombre3]  que también laboraba para Mr. Steam. Yo laboré con [Nombre2]   en Star Clean. Las dos empresas se dedicaban a lo mismo, limpieza de alfombras y muebles y tapicería de automóviles. Si se que [Nombre2]   y [Nombre3]   utilizaron los listados de teléfono de Mr. Steam para atraer clientes, me consta porque al principio ellos dos me daban una lista y después de un tiempo llevaron una bolsa de boletas llena de boletas de Mr. Steam, yo sacaba puños de boletas, las tomaba, las ordenaba y empezaba a hacer llamadas a los clientes.”. Posteriormente, a partir del 22 de abril de 2004, don [Nombre2]   se independizó de la empresa STAR CLEAN DE COSTA RICA S.A. y en su lugar decidió fundar su propia empresa que es la aquí accionada para continuar ofreciendo los indicados servicios de limpieza de muebles, alfombras y tapicerías. Empero, del mérito del proceso es dable inferir que desde el inicio de sus operaciones, la estrategia empresarial de la demandada ha estribado en imitar las marcas y logos que pertenecen a la actora para captar clientela de ésta última tratando para ello de generar confusión en el público consumidor. En efecto, la empresa accionada fue denominada e inscrita con el nombre comercial STEAM CLEAN INCORPORATED S.A.. No cabe duda, como lo dice el apelante, de que ese nombre comercial por aspectos de similitud fonética es susceptible de generar confusión al consumidor en relación con el nombre comercial de la accionante MR STEAM INCORPORATED S.A.. Al respecto, el hecho de que en la denominación social de la accionada estén contenidas las palabras  “STEAM* ” e “ INCORPORATED” hace que no tenga suficiente entidad distintiva en relación con el nombre comercial de la demandante puesto que esas dos palabras constituyen elementos esenciales definidores del nombre comercial de esta última. Asimismo, desde que inició operaciones en ese año 2004, para el mercadeo y publicidad de su actividad comercial, tanto a nivel de marca como de nombre comercial, la empresa accionada utiliza como distintivo en su publicidad la imagen de una nube de vapor y en el centro de la misma en letras grandes y resaltado la palabra “STEAM* ”, lo cual por supuesto es un acto de imitación que sí es susceptible de generar confusión al consumidor con respecto del logo y la marca de la demandante, pues incluye la figura de la nube de vapor y la palabra “ STEAM” que son elementos esenciales definidores en la marca y logo propiedad de esta última. De este modo, discrepa este Tribunal de lo considerado por el A quo en su fallo tocante a que el nombre comercial de la demandada y la marca y logo que ésta utiliza en su publicidad, no es suficiente para generar confusión al consumidor medio por ser perfectamente distinguibles de los signos distintivos que pertenecen a la demandante. Todo lo contrario, las similitudes entre ambas son idóneas para generar tal confusión e incluso consta que efectivamente ella se da, al punto de que está acreditada la existencia de clientes que adquieren los servicios de limpieza de alfombras que ofrece la demandada, bajo la falsa creencia de que está contratando con la empresa actora. En efecto está acreditado en autos que algunos clientes han llamado telefónicamente a la empresa demandante para aplicar promociones, descuentos, tarifas que ésta nunca había ofrecido, pero también la han llamado para hacerle reclamos sobre impuntualidades y malos trabajos acerca de servicios que nunca habían contratado. Al respecto, es elocuente lo que comenta la testigo [Nombre5]   a folios 379 y 380 cuando dice: “Ya después renuncia -se refiere a la renuncia que el fundador de la empresa accionada don [Nombre2]   hizo cuando laboró para la actora- y se monta Star Clean con otros (sic) compañero de la empresa, ya después decide separarse de él y monta su propia empresa que tiene actualmente, es cuando tenemos más problema (sic) , la empresa Steam CELAM. Ahí es donde empezamos a tener problemas con los clientes, entran llamadas a la central y nos dicen que tienen reclamos porque les ofrecimos servicios hace dos meses; y es cuando nos damos cuenta que faltan boletas; y nos dicen por ejemplo que llamaron y les contestó un señor, y las que atendemos somos dos mujeres. Y además se comienza a publicitar en los mismos medios, usa el logo de una nube, la gente se queja por citas a las nueve que no dimos y nos confunde por lo de Steam ya posicionado en el tiempo; además dicen que si cobramos veinte mil colones. Hemos tenido quejas con los clientes por servicios de ellos, nos llaman para quejarse.”. Luego agrega: “Aunque no soy directamente la recepcionista a veces contesto y las quejas siempre me las pasan a mí; quejas por la publicidad en precios y servicios de ellos publicitados en los periódicos. Tengo casi veintiún años de trabajar en esto. A la gente que llama se le aclara que no somos los mismos, que ellos no son Mr. Steam.”. Por su parte el testigo [Nombre6]   refiere a folios 367 y 368: “En el 2004 el señor [Nombre2] , crea la empresa Steam Clean Incorporated imitando de alguna forma la razón social de Mr. Steam Incorporated y utilizando un logo muy parecido al de Mr. Steam plagiando incluso la nube que siempre ha caracterizado nuestro logo y dando realce a la palabra Steam que como mencioné al principio es parte de nuestro nombre comercial sino que está debidamente inscrito como parte de nuestra marca, la parte publicitaria de esta empresa Steam CELAM empieza a imitar los anuncios en prensa de Mr Steam de forma tal que confundía a los clientes y algunos de ellos llamaban a nuestra empresa tratando de aplicar promociones, descuentos, tarifas e inclusive haciendo reclamos sobre impuntualidades, malos trabajos, ausencia de citas acordadas y la gente molesta esperaba molesta una respuesta de nuestra parte cuando en realidad nosotros no habíamos adquirido ningún compromiso.”. Del dicho de este testigo se infiere además que los actos de competencia desleal en que ha incurrido la demandada no solo se han limitado a los comentados actos de imitación de signos distintivos. Como se comentó líneas atrás también la parte demandada ha hecho utilización indebida de información privilegiada perteneciente a la actora, relacionada con banco de datos de clientes y con estrategias de publicidad y mercadeo, a todo lo cual tuvo acceso don [Nombre2]   cuando trabajó para esta última. Esa información le ha permitido a la demandada implementar un modus operandi consistente en contactar vía telefónica a los potenciales clientes a partir del banco de datos de clientes perteneciente a la actora y además de tener presencia publicitaria en los mismos medios que ésta última utiliza. Sobre el particular la indicada testigo [Nombre5]   refiere a folio 379 vuelto: “No es posible que se adivinen números, la pérdida de documentos nuestra (sic), no puedo decir cómo, coincide con llamadas de los clientes, no es posible que nuestra base de datos ande circulando. Pautan en las mismas fechas y medios que nosotros, aprovechando el conocimiento que se tiene por las campañas publicitarias y los estudios de mercado. No es lógico aprovecharse de eso para el propio servicio, contando con nuestras ideas y nuestra información para sus servicios.”** * * * * * * * * * *

Todos los hechos descritos en el considerando anterior y cuya demostración está fuera de dudas, da lugar para considerar a la demandada como responsable de actos de competencia desleal, lo cual da mérito para revocar la sentencia apelada en cuanto denegó la demanda en todos sus extremos. En efecto, a propósito de la imitación de signos distintivos y la utilización de información privilegiada según lo esbozado en los considerandos que preceden, queda claro que la estrategia de la demandada ha sido implementar fórmulas para confundir al público consumidor para de esa manera atraer clientela aprovechándose indebidamente del prestigio empresarial que la demandada tiene en el mercado, y esto es una práctica deshonesta. Como lo dice la recurrente, se desprende de los autos que el fundador de la demandada, don [Nombre2]    en su momento trabajó inicialmente como ejecutivo de cuentas en la agencia de publicidad que manejó la publicidad y mercadeo de la empresa actora, posteriormente la propia demandante le brindó trabajo y merced a ello se aprovechó para sustraer información privilegiada y confidencial relativa al banco de datos sobre clientes que luego utilizó para contactar clientela en su propio provecho cuando decidió por su cuenta ofrecer al público consumidor los mismos servicios de limpieza de alfombras, muebles y tapicería a los que se dedica la demandante. Precisamente en pos de ese interés creó su propia empresa con un nombre comercial y utilizando una marca y un logo de gran similitud a los que pertenecen a esta última. Por lo dicho, y dada la índole de la cuestión aquí discutida, para resolver el presente caso en los términos que en esta instancia se dispone, no tiene relevancia alguna las referencias que hace el señor Juez de primera instancia en el fallo apelado sobre cuestiones relacionadas con publicidad comparativa o de protección marcaria, particularmente en lo que hace al problema de la marca notoria o de ausencia de inscripción de marca en favor de la demandada. En atención a lo expuesto, resulta procedente revocar en lo apelado el fallo recurrido en cuanto acogió las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva opuestas por la demandada para en su lugar denegar dichas defensas salvo en cuanto a lo que más adelante se dirá en relación con los extremos petitorios de la demanda que no son posible de conceder aquí. Se dice en lo apelado porque en tal sentencia se denegaron las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa, que son extremos que le benefician a la parte actora como única apelante. En su lugar, se acogerá parcialmente la demanda y en esa tesitura procede ordenarle a la demandada el cese inmediato de las prácticas desleales consistentes en utilizar como estrategia de mercadeo y publicidad marcas o logotipos capaces de generar confusión en el público consumidor en relación con los servicios que ofrece la demandante. Ahora bien, no es posible estimar el extremo petitorio de la demanda en cuanto ordenarle a la Sección Mercantil del Registro Público cancelar la inscripción de la sociedad demandada STEAM CLEAN INCORPORATED S.A.. Si como se ha visto la causa petendi de este proceso se sustentó en los signos distintivos y en la apropiación indebida de clientela, no guarda ninguna relación con ella la desinscripción registral de la demandada, aún cuando su denominación social sea STEAM CLEAN INCORPORATED S.A.* . Es de advertir, la solicitud de desinscripción de la accionada como persona jurídica en los términos planteados excede la causa de pedir porque de lo que se trata en autos es de que la parte demandada se abstenga de incurrir en los actos de competencia desleal acusados, no de hacerla desaparecer como sujeto de derecho al cual por el contrario el ordenamiento jurídico le da derecho de participar y competir en el mercado como un agente económico más. Además, no consta que la denominación social de la accionada esté a su vez inscrita como una marca o un nombre comercial y, por eso, no tiene a nivel registral los efectos de un signo distintivo cuya desaparición deba ser declarada. En otro orden, tampoco es posible conceder el derecho al cobro de daños y perjuicios. Aparte de que sobre tales extremos no hubo discusión en primera instancia, la parte actora incumplió con su carga de concretar el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación específica de cada concepto que eventualmente estaría incluido dentro de la genérica locución “daños y perjuicios” que se alude en la demanda, y no es posible que este Tribunal pueda hacer un pronunciamiento en abstracto al respecto. En otro orden, si habrá de revocarse el fallo venido en alzada en cuanto condenó a la actora al pago de las costas del proceso. Al revocarse la sentencia para en su lugar declarar con lugar la demanda, es más bien la demandada la parte vencida en este proceso y por eso es a ella a quien corresponde el pago de las costas -doctrina del artículo 221 del Código Procesal Civil-.”**